Compte à rebours vers les changements apportés aux Règles sur les brevets du Canada le 30 octobre prochain: mesures à prendre?

Comme nous l’avons mentionné dans notre récent article, une nouvelle série de Règles sur les brevets (les « Règles ») au Canada et les modifications corrélatives à la Loi sur les brevets entreront en vigueur le 30 octobre 2019.

Lire notre article ici.

Ceci entraînera un certain nombre de changements dans la pratique en matière de brevets au Canada. Au cours de la transition vers ces nouvelles Règles, il est important pour les déposants de demandes de brevet canadiennes et de demandes en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) d’être prêts pour ces changements afin d’éviter toute potentielle perte de droits. Dans cette infolettre, nous nous concentrons sur quelques changements précis susceptibles d’intéresser ces déposants.

Délai d’entrée en phase nationale

À l’heure actuelle, les demandes en vertu du PCT peuvent entrer en phase nationale au Canada jusqu’à 42 mois après la première date de priorité de la demande. Il suffit pour cela de payer une surtaxe (200 $ CA) pour avoir manqué le délai normal de 30 mois. Cette procédure d’entrée tardive, largement utilisée, sera beaucoup plus restrictive à compter du 30 octobre 2019.

Notamment, en vertu des nouvelles Règles, pour les demandes PCT déposées le 30 octobre 2019 ou ultérieurement, l’entrée tardive en phase nationale obligera le déposant à payer la surtaxe en plus de devoir soumettre au Bureau des brevets une demande de rétablissement des droits relatifs à sa demande, ainsi qu’une déclaration indiquant que le défaut de se conformer au délai de 30 mois était involontaire. L’entrée tardive en phase nationale ne pourra donc plus faire partie d’une stratégie intentionnelle, mais sera plutôt réservée aux cas où le non-respect du délai de 30 mois résulte d’une erreur.

Compte tenu de ce changement, il sera important pour les déposants de demandes PCT déposées le 30 octobre 2019 ou ultérieurement d’entrer en phase nationale au Canada dans les 30 mois suivant la première date de priorité. De plus, si le dépôt d’une demande en vertu du PCT est prévu dans un avenir proche et qu’une protection doit être demandée au Canada, il est assurément préférable de déposer la demande avant le 30 octobre 2019 afin d’avoir la possibilité de retarder « intentionnellement » l’entrée en phase nationale, comme le permettent les Règles actuellement en vigueur.

Rétablir la priorité

En vertu des Règles actuellement en vigueur, une demande canadienne (ou l’entrée en phase nationale d’une demande PCT) ne peut bénéficier du rétablissement d’un droit de priorité si elle est déposée plus de 12 mois après sa date de priorité. Par exemple, si une demande PCT est déposée après ce délai, mais que sa priorité est rétablie pendant la phase internationale, cette priorité ne sera pas reconnue au Canada. Cette pratique sera modifiée en vertu des nouvelles Règles pour les demandes déposées le 30 octobre 2019 ou ultérieurement. Ceci inclut les entrées en phase nationale de demandes PCT déposées à cette date ou ultérieurement, ainsi que les demandes divisionnaires dont la demande originale ait été déposée à cette date ou ultérieurement.

Notamment, un rétablissement de priorité effectué pendant la phase internationale d’une demande PCT sera reconnu au Canada si la demande de rétablissement de priorité la concernant est déposée dans un délai de 14 mois après la date de priorité.

En outre, il sera possible de rétablir la priorité pendant la phase nationale des demandes PCT ainsi que pour les demandes déposées de façon régulière au Canada en présentant au Bureau des brevets une requête accompagnée d’une déclaration indiquant que le défaut de déposer la demande à l’intérieur des 12 mois suivant la date de priorité était involontaire. Il faut toutefois noter que la Cour fédérale peut annuler un rétablissement de priorité si elle conclut que le défaut de se conformer au délai était en fait « intentionnel ».

Le délai pour demander le rétablissement de la priorité sera d’un mois à partir de la date d’entrée en phase nationale ou de deux mois à partir de la date de dépôt pour une demande canadienne déposée de façon régulière (qui doit être déposée dans un délai de 14 mois après la date de priorité). Toutefois, il faut noter que pour les entrées en phase nationale, la demande de priorité et les renseignements relatifs à la demande de priorité doivent être soumis avant la première éventualité parmi les suivantes : (i) 1 mois après la date d’entrée en phase nationale; et (ii) la dernière éventualité parmi les suivantes (a) 16 mois après la première date de priorité; ou (b) 4 mois après la date de dépôt de la demande PCT.

Compte tenu de ce qui précède, il est fortement conseillé de demander le rétablissement de la priorité pendant la phase internationale pour les demandes PCT, lorsque cela est possible.

Correction des erreurs relatives à l’identité des déposants et des inventeurs

L’article 8 de la Loi sur les brevets permet, à la discrétion du Bureau des brevets, de corriger les erreurs dites « d’écriture » dans une demande de brevet ou un brevet. Bien qu’il n’y ait pas consensus quant à ce qui constitue exactement une erreur d’écriture, les tribunaux ont défini qu’il s’agit d’une erreur « survenant dans le processus mécanique d’écriture ou de transcription ». Le 30 octobre 2019, cet article de la Loi sur les brevets sera abrogé, et de nouvelles procédures seront prévues en vertu des nouvelles Règles pour corriger certains types d’erreurs en fonction de différents délais. En particulier, à partir du 30 octobre 2019, quelle que soit la date de dépôt de la demande de brevet:

Les erreurs dans le nom d’un déposant ou d’un inventeur, quand la correction de l’erreur ne change pas l’identité du déposant ou de l’inventeur, pourront être corrigées en présentant une requête jusqu’au jour du paiement de la taxe finale.

Les erreurs relatives à l’identité d’un déposant pourront être corrigées avant l’enregistrement d’un transfert et (i) jusqu’à trois mois après la date d’entrée en phase nationale ou (ii) jusqu’à la date de publication de la demande pour les demandes canadiennes déposées de façon régulière. Afin de corriger ce type d’erreurs, le déposant devra présenter une requête contenant une déclaration selon laquelle l’erreur a été commise par inadvertance, par accident ou par erreur, sans aucune intention frauduleuse ni trompeuse.

Les erreurs relatives à l’identité d’un inventeur pourront être corrigées sur présentation d’une demande avant la date de délivrance d’un avis d’acceptation.

Par conséquent, il est fortement recommandé de corriger rapidement toute erreur relative à l’identité d’un inventeur, au cas où la demande serait rapidement acceptée.

Taxes de maintien en état

En vertu des nouvelles Règles, le paiement des taxes pour le maintien en état des demandes en instance ne sera plus limité aux agents de brevets canadiens au registre. Au lieu de cela, toute personne pourra payer une taxe de maintien en état d’une demande en instance (ainsi que pour un brevet octroyé, comme c’était déjà le cas). Une nouvelle procédure de gestion du non-paiement des taxes de maintien dues le 30 octobre 2019 ou ultérieurement entrera également en vigueur, celle-ci s’appliquant quelle que soit la date de dépôt de la demande de brevet ou du brevet octroyé.

Notamment, si une taxe de maintien n’est pas payée à temps, le Bureau des brevets enverra un avis de retard, et la taxe de maintien ainsi qu’une surtaxe de 150 $ CA devront être payées au plus tard (i) deux mois après l’avis ou (ii) 6 mois après le délai initial, selon la dernière de ces éventualités. Pour les demandes en instance, si le nouveau délai « prolongé » n’est pas respecté, la demande sera considérée comme étant abandonnée à partir de la date d’échéance du délai, alors que pour les brevets octroyés, si le délai prolongé n’est pas respecté, le brevet sera considéré comme expiré à la date d’échéance initiale de la taxe de maintien.

Bien qu’une plus grande souplesse soit accordée au déposant en permettant que le paiement des taxes de maintien soit effectué par des tiers, il est important de noter que le non-paiement de la taxe de maintien comportera dorénavant un risque particulier, car le rétablissement ne sera plus possible « de plein droit » et nécessitera plutôt une preuve de « diligence raisonnable ». Compte tenu des nouvelles exigences en matière de rétablissement et de l’introduction des droits des tiers (dont il sera question dans une prochaine infolettre), il est fortement recommandé aux déposants de toujours payer à temps les taxes de maintien.

Si vous avez quelque question à propos de ces changements, veuillez contacter un membre de notre équipe de brevets.