Dessin industriel et marque de commerce font bon ménage

Les décisions judiciaires en matière de violation de dessins industriels ne sont pas communes.  Ainsi, celle récemment rendue par la Cour fédérale dans l’affaire Crocs Canada Inc v Double Diamond Distribution Ltd, 2022 FC 1443 mérite qu’on s’y attarde.

Un outil de protection

Dans cette affaire, Crocs, fabricant de la célèbre chaussure moulée, faisait valoir ses droits dans un dessin industriel enregistré pour ses chaussures MAMMOTH, comprenant une doublure en laine polaire, à l’encontre de Double Diamond, qui commercialisait des chaussures du même style, comprenant également une doublure en laine polaire.

La Cour, en se fiant notamment sur le témoignage d’un expert, a conclu, d’une part, que le dessin industriel de Crocs était à la fois original et non dicté uniquement par des fonctions utilitaires et par conséquent valide et, d’autre part, que Double Diamond agissait en violation des droits de Crocs en commercialisant ses produits similaires. La Cour a donc ordonné à Double Diamond de verser à Crocs l’entièreté des profits réalisés par le biais des chaussures vendues en violation des droits de Crocs pendant la période pertinente.

Cette décision vient donc nous rappeler la force des droits découlant de l’enregistrement d’un dessin industriel pour s’attaquer aux contrefacteurs.

Une caractéristique ornementale qui permet à un produit d’être reconnu peut possiblement être protégée par le biais d’un enregistrement de dessin industriel, à la condition que cette caractéristique soit originale, c’est-à-dire qu’elle ne présente pas de ressemblance frappante avec un autre objet similaire de même nature.

Outre le style d’un soulier comme dans l’affaire Crocs, un dessin industriel pourrait aussi viser la forme d’une bouteille, ou de son bouchon, la forme d’un manche d’accessoires de cuisine, le contour du capot d'une voiture, la forme d'un écran d'ordinateur, le style d’un fauteuil ou le point de tricot d’un chandail, par exemple.

Malheureusement, un tel enregistrement a une validité limitée dans le temps, et ne peut être renouvelé à son terme qui est de 10 ans à partir de sa date d’enregistrement ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de 15 ans suivant la date de dépôt de la demande.

Prolonger ses droits par le biais d’un enregistrement de marque de commerce

Concurremment à l’enregistrement de dessin industriel, il peut être possible d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce en trois dimensions protégeant les caractéristiques ornementales du produit faisant l’objet de l’enregistrement de dessin industriel dans la mesure où il est possible de démontrer qu’elles sont devenues distinctive. Pour éviter une brèche dans la période où ces caractéristiques sont protégées, il est préférable d’obtenir l’enregistrement de la marque avant l’expiration du dessin industriel. Par conséquent, quiconque détenant un enregistrement de dessin industriel depuis plus de cinq ans et dont le dessin a connu un certain succès commercial devrait considérer étendre la protection de ses droits par un enregistrement de marque de commerce.

Si les caractéristiques ornementales du produit sont demeurées distinctives, l’obtention d’un enregistrement de marque est une option très intéressante, d’autant plus s’il est aisé de démontrer que les produits sont commercialisés depuis de nombreuses années au Canada. En effet, cela permet d'obtenir une plus grande longévité des droits de propriété intellectuelle puisque l’enregistrement de marque peut être renouvelé, chaque 10 ans, tant et aussi longtemps que la marque est employée.

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