Entrée en vigueur du Trademarks Modernization Act : repensez la stratégie de protection de vos marques aux États-Unis

En 2019, le Congrès des États-Unis passait une loi modernisant la Loi sur les marques de commerce. La plupart des changements apportés par cette loi sont maintenant entrés en vigueur.

Quels sont les impacts sur votre entreprise? 

Depuis le 1er décembre 2021, les délais de réponse aux rapports d’examen émis à la suite du dépôt des demandes d’enregistrement ont été réduits de six à trois mois, réduisant de façon significative la durée du processus d’examen des marques, mais également le délai pour agir sur tout rapport. En effet, comme il n’est pas possible de prolonger ce délai aux États-Unis, il y aura lieu d’être vigilant et de veiller à donner suite rapidement à tout rapport d’examen émis.

Ce changement au niveau du délai de réponse aura vraisemblablement un impact important sur les propriétaires de marques de commerce canadiennes qui souhaitent protéger leur marque aux États-Unis.

Quatre bases d’enregistrement sont généralement disponibles pour obtenir l’enregistrement d’une marque aux États-Unis :

• détenir un enregistrement canadien ou international correspondant;
• détenir une demande canadienne correspondante en instance, ce qui nécessitera toutefois la production éventuelle d’une copie de l’enregistrement canadien une fois délivré;
• projeter employer la marque aux États-Unis, ce qui nécessitera qu’une déclaration d’emploi soit éventuellement produite accompagnée de spécimens d’emploi; ou
• employer la marque aux États-Unis avec spécimens d’emploi à l’appui.

Les demandes d’enregistrement aux États-Unis sont souvent fondées sur l’enregistrement canadien correspondant, délivré ou à être délivré. Or, considérant que les délais pour obtenir l’enregistrement d’une marque au Canada dépassent trois ans, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’examen aux États-Unis, qui est déjà plus rapide qu’au Canada, soit terminé bien avant que l’enregistrement canadien n’ait été obtenu. Dans un tel cas, il est possible de prolonger le délai pour fournir une copie de l’enregistrement canadien, mais chaque prolongation engendrera des coûts additionnels. Il en va de même pour la prolongation du délai pour fournir une déclaration et des spécimens d’emploi. Il importe donc aux propriétaires de marques canadiennes de revoir leur stratégie d’enregistrement aux États-Unis afin de tenir compte des différentes options et de l’impact de celles-ci.

Planifier adéquatement sa stratégie de protection de marque de commerce aux États-Unis

Dans un tel contexte, il devient essentiel de repenser la stratégie de protection des marques de commerce aux États-Unis, notamment en fonction de la date de production de la demande d’enregistrement canadienne correspondante, mais également en fonction de la date prévue de commercialisation des produits et services aux États-Unis. L’obtention d’un enregistrement international peut également constituer un choix stratégique en vue d’une désignation des États-Unis au sein de celui-ci. En effet, cet enregistrement international, généralement émis très rapidement, peut s’avérer une base d’enregistrement intéressante aux États-Unis, évitant ainsi le long délai lié à la délivrance du certificat canadien correspondant ou la production d’une déclaration et des spécimens d’emploi de la marque aux États-Unis.

Pour plus de renseignements, contactez notre équipe de marques de commerce qui pourra élaborer la stratégie de protection la plus efficace et la plus avantageuse en termes de délai et de coûts pour la protection de vos marques aux États-Unis.