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Sommaires exécutifs 4 mars 2021

Et si la protection de votre marque devenait plus accessible aux États-Unis?

Votre marque n’est pas disponible aux États-Unis parce que quelqu’un d’autre a déjà enregistré une marque similaire? Cet obstacle pourrait s’avérer plus facile à surmonter que vous ne le pensez!

En effet, d’ici la fin de 2021, il sera possible d’intenter une procédure afin de faire radier une marque enregistrée qui n’est pas employée par son propriétaire sur le marché pour certains ou tous les produits et services visés, comme c’est le cas au Canada.

Ainsi, deux voies s’offrent à vous tout dépendant du type d’enregistrement de la marque:

  • Si la marque a été enregistrée sur une base de revendication d’emploi aux États-Unis, une procédure de radiation pourra être intentée dès que la marque sera enregistrée et jusqu’à son cinquième anniversaire.
  • Si la marque a été enregistrée sur la base d’un enregistrement étranger ou international, il faudra attendre que la marque ait été enregistrée depuis au moins trois ans, mais procéder avant qu’elle le soit depuis 10 ans.

Le registraire pourra également entreprendre une telle procédure de sa propre initiative.

De plus, le registraire des États-Unis s’est doté de règles plus sévères en matière de preuves d’emplois à être fournies pour une marque enregistrée incluant, notamment, un système d’audit. Cela devrait permettre d’éliminer plusieurs marques non employées.

À l’heure actuelle, une marque enregistrée aux États-Unis est susceptible d’être annulée seulement si l’on peut démontrer qu’elle n’est pas employée depuis trois ans et que son propriétaire avait l’intention de l’abandonner. Cette dernière exigence affaiblit particulièrement les chances de succès d’une telle procédure.

Nous accueillons donc avec enthousiasme ces changements à venir qui rendront le processus de radiation d’un enregistrement plus simple, rapide et efficace, et donc moins cher.

En contrepartie, si vous détenez déjà des marques aux États-Unis, il deviendra primordial de vous assurer que celles-ci sont employées en liaison avec tous les produits et services listés dans leurs enregistrements. En effet, un défaut d’emploi pourrait exposer vos marques à une procédure en radiation intentée par un tiers.

En préparation de ces changements à intervenir prochainement, nous vous recommandons donc de renforcer l’emploi de vos marques aux États-Unis et de continuer à alimenter vos projets sur ce marché.

Nous pouvons vous aider dans ces démarches. Pour plus de renseignements, contactez notre équipe de marques de commerce qui se fera un plaisir de répondre à vos besoins en matière de marques de commerce au Canada,  aux États-Unis ainsi qu’à l’international.

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