COVID-19 : impacts et considérations pour vos marques de commerce

La période que nous traversons a des répercussions sur bien des aspects de la vie d’une entreprise. Les marques de commerce n’y échappent pas.

Vos marques de commerce sont des actifs importants et probablement l’un des plus stables en situation de crise. Anticipant certaines des questions qui peuvent se poser, nous résumons ci-dessous l’impact potentiel et quelques considérations dont il faut possiblement tenir compte en matière de marques de commerce.

Gestion des délais

Les délais afférents aux demandes en instance (par exemple, répondre à un rapport d’examen), aux enregistrements (par exemple, procéder au maintien ou au renouvellement) et aux procédures administratives ou judiciaires sont suspendus dans certains pays ou juridictions, mais continuent de s’appliquer dans d’autres. Ainsi, au 20 mars 2020 :

• au Canada, les délais tombant dans la période commençant le 16 mars 2020 et se terminant le 31 mars 2020 sont prolongés jusqu’au 1er avril (sujet à changement);
• dans l’Union européenne, les délais tombant dans la période du 9 mars au 30 avril sont prolongés jusqu’au 4 mai;
• aux États-Unis, aucune telle mesure n’a jusqu’à ce jour été annoncée.

Accompagnant, par le biais de notre réseau de correspondants, nos clients dans plus de 200 pays, nous sommes en mesure de vous éclairer sur tout délai auquel vous faites face en matière de marques de commerce.

Pour les pays ou juridictions n’ayant pas suspendu les délais présentement applicables, des stratégies peuvent être établies pour faire face à la musique. À titre d’exemple :

• déterminer s’il est possible de demander une prolongation de délai ou de bénéficier d’une période de grâce statutaire, automatique ou par le biais d’une requête, pour compléter une action;
• répondre partiellement à tout avis pour garder la demande ou l’enregistrement actif;
• produire une argumentation sommaire pour garder la demande ou l’enregistrement actif.

L’important est d’envisager les options et déterminer la meilleure marche à suivre dans les circonstances, ne rien faire n’étant pas une option si l’on veut maintenir ses droits dans une demande ou un enregistrement de marque de commerce. Plaider la force majeure après coup n’est pas une garantie de succès selon les juridictions et est sujet à interprétation.

Défaut d’emploi de la marque de commerce

Les circonstances actuelles pouvant mener à une cessation temporaire de certaines activités, il est possible qu’une marque de commerce ne soit plus employée, dans son ensemble ou pour certains produits ou services seulement, pour un certain temps dans un pays ou juridiction. Pas de panique! L’aspect passager du non-emploi n’aura, dans la très grande majorité des cas, pas de répercussion sur vos droits dans la marque. Si cette situation vous préoccupe, nous pouvons vous aider à en évaluer la portée.

Déploiement d’une nouvelle marque retardé

Le lancement d’une nouvelle marque se trouve retardé dû aux circonstances actuelles? Si ce n’est déjà fait, il devient alors important de veiller à produire une demande d’enregistrement de la marque dans les pays ou juridictions d’intérêt de façon à venir réserver vos droits dans celle-ci. Au Canada et aux États-Unis notamment, l’emploi d’une marque, sans en demander l’enregistrement, peut procurer certains droits. À défaut d’usage, tout tiers commençant à employer une marque similaire ou en demandant l’enregistrement avant que vous ne le fassiez pourra potentiellement venir brouiller les cartes lorsque viendra le bon moment pour vous de déployer la marque en question.  Agir maintenant pour sécuriser vos plans se trouvant décalés par la présente situation peut faire toute la différence et éviter de devoir retourner à la planche à dessin.

Sous-traitance ou transfert des opérations

Bien que votre marque continue d’être employée sur le marché, les opérations sous la marque sont temporairement confiées à une autre société du groupe, voire à un tiers (un sous-traitant par exemple). Pas de souci pour l’instant. Il faut tout de même veiller au bon emploi de sa marque pour en préserver les droits. S’il n’est pas pratique, pour l’instant, de mettre en place une licence formelle fixant les paramètres de l’autorisation d’emploi consentie, quand la situation se sera résorbée toutefois, il y aura lieu de formaliser le tout par le biais d’une licence rétroactive. Ce mécanisme, qui s’applique même à des sociétés détenues à 100 % par le titulaire de la marque, veille à préserver le caractère distinctif de la marque et à en éviter la dilution. Ces concepts peuvent sembler abstraits et leur application non urgente pour l’instant, mais chose certaine ils devront être pris en compte et la situation régularisée lorsque l’impact de la COVID-19 sera derrière nous.

Suivis auprès de l’Office de Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC)

Depuis les amendements à la Loi sur les marques de commerce entrés en vigueur le 17 juin 2019, l’OPIC peine à suivre la cadence en matière de traitement des demandes et enregistrements de marques de commerce. La situation présente ne fait évidemment qu’ajouter aux difficultés rencontrées. Effectuer des suivis auprès de l’OPIC devient et continuera d’être crucial pour assurer l’avancement des demandes de diverses natures quant auxquelles des réponses sont attendues. Compter sur un retour ou une réponse éventuelle peut entraîner des délais indus et des conséquences fâcheuses. Prendre les choses en main et veiller au grain demeure l’approche à privilégier.

Notre équipe en télétravail et pleinement opérationnelle peut répondre à toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir en matière de marques de commerce et de stratégie de protection au Canada et à l’étranger. N’hésitez pas à nous consulter. Nous répondrons présents!