Modifications à la Loi sur les marques de commerce au Canada entrant en vigueur le 17 juin 2019

Élimination de l’exigence d’emploi

Toutes les bases d'enregistrement (emploi ou révélation au Canada, enregistrement et emploi à l'étranger, emploi projeté au Canada) ont été éliminées. Un requérant devra seulement avoir employé sa marque au Canada ou avoir l’intention d’employer sa marque au Canada. Il ne sera plus nécessaire de fournir une date de premier emploi au Canada ni de produire une déclaration d’utilisation de la marque pour procéder à l'enregistrement.

L’élimination de la nécessité de produire une déclaration d’utilisation s’appliquera à toutes les demandes d’enregistrement fondées sur l’intention d’emploi en instance au 17 juin 2019. Toutefois, le paiement des droits d'enregistrement de 200 $ sera toujours requis.

Classification de Nice

Les produits et services de toutes les nouvelles demandes devront être groupés selon les classes de la Classification de Nice.

Les demandes en instance qui n’auront pas été annoncées au 17 juin 2019 devront être modifiées pour grouper les produits ou services selon la Classification de Nice. De même, le groupement des produits ou services selon la Classification de Nice sera nécessaire pour le renouvellement d’un enregistrement qui expirera le ou après le 17 juin 2019, si le renouvellement est demandé à compter de cette date.

En prévision de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les marques de commerce, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) permet et encourage les propriétaires de marques de commerce à classifier leurs produits ou services sur une base volontaire afin d’accélérer le processus d'enregistrement, ainsi que le processus de renouvellement subséquent.

Droits pour la production de demandes d’enregistrement

Les droits de production d’une demande d’enregistrement par voie électronique seront de 330 $ pour la première classe de produits ou services plus 100 $ pour chacune des autres classes de produits ou services à la date de production de la demande.

Les demandes d’enregistrement produites avant le 17 juin 2019 ne seront pas soumises au paiement des droits par classe (actuellement, les droits payables sont de 250 $, quel que soit le nombre de classes). Par conséquent, la production d’une demande couvrant plusieurs classes de produits ou services avant le 17 juin 2019 pourrait générer des économies importantes.

Terme et renouvellement des enregistrements

Les enregistrements émis après le 17 juin 2019 seront en vigueur pendant 10 ans à compter de la date d’enregistrement. Les enregistrements émis avant le 17 juin 2019 resteront en vigueur pendant 15 ans à compter de la date d'enregistrement; leur terme sera réduit à 10 ans lors de leur prochain renouvellement.

Le droit de renouvellement d’un enregistrement de marque par voie électronique sera de 400 $ pour la première classe de produits ou services plus 125 $ pour chacune des autres classes de produits ou services. Les demandes de renouvellement produites avant le 17 juin 2019 pour un enregistrement expirant après cette date ne seront pas soumises au paiement des droits de renouvellement par classe. Les droits de renouvellement précédents (350 $ si demandé par voie électronique) s’appliqueront.

Examen des demandes au niveau du caractère distinctif inherent

L’OPIC examinera la demande pour déterminer le caractère distinctif de la marque. L’OPIC a indiqué qu'elle fournirait des informations supplémentaires sur la détermination du caractère distinctif inhérent au cours de l’examen, mais ces informations ne sont pas encore disponibles.

Les demandes qui n’ont pas été annoncées au 17 juin 2019 seront réévaluées en ce qui concerne le caractère distinctif inhérent et, le cas échéant, le requérant aura la possibilité de prouver que la marque était distinctive à la date de la demande.

Nouveaux types de marques

Il sera possible d’enregistrer des marques non traditionnelles, y compris un hologramme, une image mobile (mouvement), une odeur, un goût, une couleur, une forme tridimensionnelle, une façon d'emballer les produits, une texture ou une position d'un signe. Toutefois, sur le plan pratique, il peut être difficile d’enregistrer une marque non traditionnelle, étant donné que le caractère distinctif inhérent sera examiné.

Autres modifications

• D’autres modifications notables entrant en vigueur le 17 juin 2019 incluent :
• la possibilité d’obtenir des enregistrements internationaux par le biais du Protocole de Madrid;
• la possibilité de diviser des demandes et de fusionner les enregistrements qui en résultent;
• l’abolition de la notion de marques liées;
• la réduction des exigences relatives aux éléments de preuve dans certains cas de transfert de propriété;
• davantage de souplesse pour la correction d’erreurs; et
• la possibilité de produire de la preuve par voie électronique dans les procédures administratives.

Enfin, d'autres modifications à la Loi sur les marques de commerce sont attendues comme suite au projet de loi C-86, un projet de loi omnibus présenté en octobre 2018. Les modifications proposées incluent :

• ajouter la mauvaise foi comme motif d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce et comme motif d’invalidation de l’enregistrement d’une marque de commerce;
• empêcher le propriétaire d’une marque de commerce enregistrée d’obtenir réparation dans des procédures de contrefaçon ou de diminution de l’achalandage pendant les trois premières années qui suivent l’enregistrement, à moins que la marque de commerce ait été employée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi était justifié par des circonstances spéciales;
• clarifier les interdictions à l’encontre de l’emploi d’un insigne, d’un écusson, d’une d’un emblème ou d’une marque qui a fait l’objet d’un avis public d’adoption et d’emploi de marque officielle par une entité qui n’est plus une autorité publique ou n’existe plus; et
• donner au registraire des pouvoirs additionnels dans le cadre de procédures administratives, incluant rendre des ordonnances de confidentialité, adjuger des frais et fixer des délais pour la gestion d’instance.

Le projet de loi C-86 a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018. Certaines des modifications de la Loi sur les marques de commerce entreront en vigueur le 17 juin 2019, par exemple la mauvaise foi comme motif d’opposition. D’autres entreront en vigueur à une date devant être fixée par décret.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Johanne Auger ou Frédéric Dionne qui se feront un plaisir de répondre à vos besoins en matière de marques de commerce au Canada.

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