NFTs et conditions d’utilisation : l’un ne va pas sans l’autre

Les non-fungible tokens (NFTs), ou jetons non fongibles en français, continuent de faire couler de l’encre. Nous vous proposons, dans cet article, de découvrir certaines conditions d’utilisations essentielles à leur commercialisation.

En février dernier, la célèbre manufacturière de maroquinerie Hermès International a obtenu un jugement de la Cour fédérale de Manhattan dans lequel le jury a décidé que la vente des NFTs sous le nom « MetaBirkin » constituait une violation des droits d’Hermès dans sa marque de commerce BIRKIN.

Bien que ce jugement porte sur un cas particulier, il aura sans doute un effet dissuasif sur ceux qui seraient tentés d’employer des marques de tiers dans le métavers ou en liaison avec des objets numériques. Il permet aussi de rassurer les propriétaires de marques quant à la portée de leurs enregistrements, en confirmant que les versions numériques de produits tangibles peuvent être considérées une contrefaçon de ces derniers et que les enregistrements couvrant les produits tangibles peuvent permettre d’intervenir à l’encontre de produits numériques.

Il est indéniablement dans l’air du temps d’investir le marché des objets virtuels comme le démontre le nombre d’entreprises se lançant dans l’aventure. Ce faisant, toutefois, il est important de s’assurer que les conditions d’utilisations liées aux plateformes de vente et aux NFTs en tant que tels sont complètes et appropriées.

Les modalités d’utilisation prévoient habituellement que l’acquéreur du NFT deviendra titulaire du titre de propriété dans le NFT, de même que d’une licence visant les droits d’auteur et, possiblement, les marques de commerce, lui permettant d’afficher et de vendre son NFT.

Généralement, la licence limite l’utilisation du NFT à des fins personnelles. Toutefois, il est tout à fait possible de permettre que le NFT soit utilisé à des fins commerciales, de façon à ce que son propriétaire puisse tirer profit d’une telle utilisation, s’il le souhaite. C’est d’ailleurs la voie qu’ont emprunté les créateurs des NFTs « Bored Ape Yacht Club » et « CryptoPunks », lesquels sont parmi les NFTs les plus connus.

L’utilisation doit toutefois être encadrée adéquatement. Il peut être intéressant, par exemple, d’inclure une clause de moralité associée à l’utilisation du NFT. Ainsi, on pourra s’assurer que ce dernier n’est pas utilisé de façon immorale, notamment en liaison avec des messages de haine, de violence, d’intolérance ou de diffamation, ou autrement controversés. On peut penser par exemple à toute utilisation du NFT en liaison avec du contenu lié aux drogues, à la sexualité ou à des opinions politiques ou religieuses. Tout usage illégal ou qui contreviendrait de quelque façon que ce soit à des droits de tiers devrait également être interdit.

Il pourrait également être souhaitable de préciser que le transfert du NFT ne sera valable que si le vendeur notifie à l'acheteur les conditions d’utilisation qui y sont associées et que l’acheteur accepte ces conditions. Cela permet de réduire le risque que l’acheteur viole les conditions par la suite et fasse valoir le fait qu’il n’en avait pas connaissance.

Finalement, nous soulignons que la mise en place de conditions d’utilisation solides est importante au niveau de la protection de la ou des marques de commerce liées aux NFTs. En effet, un propriétaire de marque doit être en mesure de prouver qu’il maintient un contrôle sur l’emploi fait de sa marque par chacun de ses licenciés. Dans le cas contraire, la marque pourrait être considérée comme diluée, perdre son caractère distinctif et donc sa valeur tant juridique que pécuniaire.

Notre équipe en propriété intellectuelle se fera un plaisir de vous accompagner dans la rédaction de conditions d’utilisation qui sauront protéger efficacement vos marques de commerce et droits d’auteur au Canada, aux États-Unis ainsi qu’à l’international.