Accélérer l’enregistrement de votre marque de commerce... c’est maintenant (peut-être) possible!

Si vous avez produit une demande d’enregistrement pour votre marque de commerce, vous avez sûrement constaté que la patience est de mise.  En effet, les délais pour obtenir un enregistrement de marque de commerce au Canada ont considérablement augmenté dans les dernières années.

À l’heure actuelle, le délai d’examen d’une demande d’enregistrement par le registraire des marques de commerce est d’environ 24 à 27 mois de la date de production de la demande.  Et si aucune objection n’est soulevée ni opposition produite par des tiers, la délivrance du certificat d’enregistrement ne s’effectuera que dans les 30 à 32 mois suivant la date de production de la demande.

Espoir à l’horizon

Un nouvel énoncé de pratique publié par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada indique qu’il sera désormais possible de demander l’accélération de l’examen de demandes d’enregistrement de marques dans certaines circonstances.

Des requêtes d’accélération pourront désormais être produites, sans frais gouvernementaux applicables, dans les scénarios suivants :

• 1. Si une procédure judiciaire est attendue ou en cours au Canada en ce qui concerne la marque de commerce du requérant en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement;
• 2. Si le requérant combat la contrefaçon de produits à la frontière canadienne en ce qui concerne la marque de commerce du requérant en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement;
• 3. Si le requérant doit faire enregistrer la marque afin d'empêcher que ses droits de propriété intellectuelle subissent de graves désavantages sur les marchés en ligne; ou
• 4. Si le requérant doit faire enregistrer la marque afin de préserver sa revendication de priorité dans un délai défini et à la suite d'une demande à cet effet par un office de propriété intellectuelle étranger.

Au soutien de cette requête, un affidavit ou une déclaration solennelle devra être fourni.

Les scénarios 1, 2 et 4 sont facilement envisageables et pourront sans doute être aisément démontrés.  Le troisième scénario a, par contre, particulièrement retenu notre attention.

Éviter de subir de graves désavantages sur les marchés en ligne

La possibilité de subir de graves désavantages sur les marchés en ligne peut avoir plusieurs visages Nous pouvons envisager le cas où le requérant a besoin d’une marque enregistrée afin d’être autorisé à vendre ses produits sur des plateformes de vente en ligne appartenant à des tiers.  Ou encore l’inscription au service du Trademark Clearing House, qui permet d’être informé de l’enregistrement d’extensions de noms de domaine correspondant à la marque, mais qui requiert, pour ce faire, que la marque soit enregistrée. Cette exigence s’applique également pour l’inscription au Amazon Brand Registry qui permet de bénéficier d’une meilleure protection de la marque sur la plateforme Amazon. Ces scénarios, et tous autres liés aux marchés en ligne, restent néanmoins tous à être testés.

Dans le cas où le requérant doit faire enregistrer sa marque en raison de ses activités sur les marchés en ligne, l’affidavit ou la déclaration solennelle requise pour obtenir l’examen accéléré de la demande d’enregistrement devra faire démontrer le préjudice subi, soit une perte de droits ou une perte monétaire.

Si la requête d'accélération de l'examen est acceptée, la demande d'enregistrement sera examinée « dans les plus brefs délais ». Il n’est pas encore possible d’anticiper les délais pour l’examen accéléré, mais ils ne peuvent qu’être plus courts que le délai habituel d’examen, qui est d’environ 24 à 27 mois.

En cas d’acceptation, le requérant ne pourra demander de prolongation de délai, sans quoi il perdra le bénéfice de l’examen accéléré.  Il en sera de même s’il ne respecte pas une échéance.

Si la requête est refusée, les raisons de ce refus seront communiquées par écrit.

Bref, cette nouvelle pratique pourrait potentiellement vous permettre d’obtenir votre enregistrement plus tôt que prévu!

Si vous êtes toujours dans l’attente de l’examen de votre demande d’enregistrement de marque de commerce, notre équipe de marques de commerce qui se fera un plaisir de voir avec vous si vous pouvez vous qualifier pour l’accélération de l’examen.