La Cour suprême met fin à la Doctrine de la promesse des brevets au Canada

4 juillet 2017

Bonne nouvelle pour les titulaires de brevets canadiens

Le 30 juin 2017, la Cour suprême du Canada rendait une décision historique mettant fin à ce qu’il est convenu d’appeler la « Doctrine de la promesse  ». La décision est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent obtenir et faire respecter des brevets au Canada, particulièrement dans les secteurs des sciences de la vie et des pharmaceutiques. Cette décision a une incidence positive sur la valeur des brevets canadiens car elle atténue l’incertitude que la Doctrine de la promesse faisait planer à l’égard de la validité des brevets canadiens. La décision promet de réduire le refus et l’invalidation de brevets pour défaut d’utilité; d’augmenter la prévisibilité du système de brevets; et de ramener le droit des brevets au Canada en ligne avec les normes internationales.

La Loi sur les brevets stipule qu’une invention est «  toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.  » (Article 2; emphase ajoutée). Ainsi, seuls les brevets revêtant un caractère utile peuvent répondre aux exigences relatives à la brevetabilité. La Cour suprême du Canada a interprété cette exigence comme «  une condition préalable nécessaire à la brevetabilité  » et soutenu que seule une utilisation unique est requise. Il n’y a aucune exigence relative à la divulgation de l’utilité de l’invention faisant l’objet du brevet, pour peu que l’invention brevetée ait une utilité pratique (Cour suprême du Canada, Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd. 1981 et Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd. 2002).

Par contre, la «  Doctrine de la promesse  », telle qu’appliquée par les Cours fédérales au cours des dix (10) à quinze (15) dernières années, soutient que si un brevet ou une demande de brevet promet une ou plusieurs utilisations pratiques d’une invention, chacune des utilisations promises doit être prouvée à la date du dépôt de la demande de brevet. L’établissement de la preuve requiert une démonstration ou une prédiction valable (fondée sur une preuve factuelle) de l’utilité. Si l’une ou l’autre des utilisations promises par le brevet ou la demande de brevet n’est pas prouvée au moment du dépôt, l’ensemble du brevet devient invalidé pour défaut de respect de l’exigence relative à l’utilité.

L’invalidation du brevet 2 139 653 d’AstraZeneca (le brevet ‘653) par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale était fondée sur le défaut d’utilité, en vertu de la Doctrine de la promesse. Le brevet ‘653 vise à protéger les sels optiquement purs de l’énantiomère (-) d’oméprazole, esoméprazole, qui est un inhibiteur de la pompe à neutron utilisé dans la réduction de l’acide gastrique, de l’œsophagite par reflux et des maladies connexes, et qui est commercialisé sous le nom de marque NEXIUM. Le juge de la Cour fédérale a conclu que bien que le brevet ‘653 était nouveau et non-évident, il n’était pas valide parce qu’il ne respectait pas l’exigence d’utilité prévue par la Doctrine de la promesse. Plus spécifiquement, sur les deux promesses énoncées dans le brevet : 1) l’utilisation de NEXIUM comme inhibiteur de la pompe à proton, et 2) l’amélioration des propriétés pharmacocinétiques et métaboliques qui bonifieraient le profil thérapeutique, seule la première promesse avait pu être prouvée à la date du dépôt. Le brevet fut invalidé pour défaut d’utilité, en vertu de la Doctrine de la promesse, la preuve n’ayant pu être faite de la deuxième promesse (profil thérapeutique amélioré), à la date du dépôt, malgré l’utilité évidente de NEXIUM pour traiter les patients. AstraZeneca fit appel de la décision, d’abord auprès de la Cour d’appel fédérale, puis à la Cour suprême.

Dans une décision unanime, la Cour suprême du Canada a accueilli l’appel et a jugé que la Doctrine de la promesse était non fondée. La Cour établit explicitement que la Doctrine de la promesse n’est pas la bonne méthode pour déterminer si l’exigence d’utilité requise par l’article 2 de la Loi sur les brevets est respectée : « C’est une interprétation de l’exigence d’utilité qui ne concorde pas avec la lettre et l’esprit de la Loi sur les brevets. » La Cour ajoute que la Doctrine de la promesse est « excessivement onéreuse », « punitive », « ne puise aucun fondement dans la Loi [sur les brevets], et « n’est pas une bonne loi ».

Cette répudiation de la Doctrine de la promesse est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent obtenir et maintenir des brevets au Canada. Un titulaire de brevet peut maintenant se conformer dûment aux autres exigences de la Loi sur les brevets, telles que l’exigence de décrire complètement l’invention et son fonctionnement ou son utilisation, sans craindre de ne pas respecter par inadvertance l’exigence relative à l’utilité. Un titulaire de brevet n’a plus à craindre d’être puni pour avoir décrit les utilisations et avantages potentiels de la technologie, même si tous ces avantages et utilisations n’ont pas encore été démontrés de manière conclusive.

Cette liberté de divulguer les utilisations et avantages potentiels de l’invention est à l’avantage du public, qui bénéficie de la description la plus complète et la plus détaillée de l’invention. La divulgation respecte l’esprit de la politique publique que sous-tend la Loi sur les brevets, en vertu duquel les inventeurs sont invités à divulguer entièrement l’invention en échange d’un monopole limité.

L’invalidation de plusieurs brevets pharmaceutiques (dont le brevet pour STRATTERA et ZYPREXA de Eli Lilly) par ailleurs maintenus en vertu de la Doctrine de la promesse avait fait du Canada une juridiction imprévisible pour les innovateurs. La décision devrait rétablir une mesure de prévisibilité dans le cadre de la loi canadienne sur les brevets. En alignant de nouveau le Canada avec les normes internationales en matière d’utilité ainsi qu’avec certaines obligations portant sur la propriété intellectuelle en vertu des accords de l’ALÉNA et TRIPS, il est permis d’espérer que cette décision saura démontrer que le Canada n’est pas défavorable à l’innovation.

On peut consulter la décision en suivant ce lien.

Veuillez communiquer avec un de nos spécialistes en brevets portant sur la technologie des sciences de la vie et de la santé pour obtenir plus d’information.

Emma Saffman

Andreanne Auger

Tuba Yamaç