Vérifier la disponibilité de sa marque de commerce: un guide pour les jeunes entreprises

25 mai 2017

Vous l’avez enfin votre nom! Mais êtes-vous certains qu’il soit disponible?

Nos spécialistes en propriété intellectuelle Johanne Auger et Chloé de Lorimier vous indiquent des précautions à prendre.

Vous avez soigneusement choisi le nom de votre entreprise en démarrage ou des produits et services que vous vous apprêtez à lancer. Il évoque exactement ce que vous aviez en tête et vous en êtes fiers. Vous avez évidemment effectué des recherches sur Internet pour être certains que personne d’autre n’utilisait ce nom. Vous n’avez donc plus qu’à vous lancer! Vraiment?

Bien qu’il soit avisé d’effectuer des recherches sur Internet pour vérifier que le nom n’existe pas déjà, le seul fait de ne pas l’avoir retrouvé à l’identique ne suffit pas. Afin d’éviter de contrevenir aux droits de tiers, il y a en effet lieu de vérifier la disponibilité du nom choisi.

En effet, ce nom sous lequel vous ferez connaître votre entreprise, vos produits ou vos services s’avère être une marque de commerce et cette dernière ne peut être à bon droit employée que si elle ne risque pas de créer de la confusion avec des marques de commerce ( enregistrées ou non) et des noms commerciaux de tiers employés dans le même secteur d’activité.

**Comment évaluer le risque de confusion? Les principaux facteurs. **

Il ne suffit pas que le nom choisi n’existe pas à l’identique ou qu’il s’épelle différemment d’un nom recensé. Les principaux facteurs dont on doit tenir compte dans l’évaluation du risque de confusion entre le nom choisi et les marques et noms commerciaux existants sont les similitudes aux niveaux visuels, phonétiques et dans l’idée suggérée ainsi que les activités, produits et services visés par ceux-ci et ceux qui y sont connexes.

Ainsi si la marque MILLENIUM (exemple fictif) peut coexister pour des portes et fenêtres et des services comptables, car relevant de secteurs d’activités totalement différents, MILLENIUM ne pourrait coexister avec MILEÜM, NULLEMIUN ou MILLENAIRE pour des services infonuagiques. ** Vérifier la disponibilité du nom le plus rapidement possible**

Il est important de vérifier la disponibilité de votre nom, idéalement avant de commencer à l’employer, ou même après avoir commencé à l’employer, si cela n’avait pas été fait au préalable.

En effet, plus l’usage d’un nom sera répandu, plus le tiers dont vous enfreignez potentiellement les droits risque d’apprendre votre existence et de s’objecter à votre emploi. Il pourrait ainsi intenter des poursuites pour vous faire cesser l’usage de votre nom, mais également pour vous réclamer des dommages ou les profits que vous avez engendrés.

Une recherche de disponibilité coûte peu cher en comparaison des coûts et ennuis que peut vous causer l’obligation de devoir changer votre nom. Mise en demeure, procédures judiciaires, retrait du matériel en circulation, modifications à votre site internet, choix et déploiement d’une marque de remplacement, stress, temps, efforts et dépenses inutiles liées à l’ensemble ne sont certes pas ce dont votre entreprise en démarrage a besoin alors qu’elle tend à se tailler une place sur le marché.

Quels territoires voulez-vous conquérir?

Il est donc primordial pour une entreprise en démarrage, peu importe sa taille et son secteur d’activité, de vérifier la disponibilité de sa marque de commerce plus tôt que tard. La startup doit procéder en tenant compte de sa stratégie de commercialisation, tant en termes de produits et services à être offerts qu’en termes de territoires géographiques de pénétration de marché envisagés.

En effet, les droits sur un nom ou une marque de commerce, sont territoriaux, c’est-à-dire par pays ou juridiction (comme l’Union européenne qui comprend pour l’instant vingt-huit (28) états membres.) Ainsi, votre réflexion et vos démarches quant à la vérification de disponibilité de votre marque doivent nécessairement tenir compte de vos plans de commercialisation à court et moyen termes (3 à 5 ans) quant aux marchés géographiques où vous entendez étendre vos activités car un nom disponible pour emploi au Canada ne le sera pas nécessairement aux États-Unis, dans l’Union européenne, au Mexique, en Chine ou en Russie. La détermination de disponibilité de la marque à l’étranger doit entre autres tenir compte du fait que chaque pays ou juridiction a des règles juridiques différentes. Par exemple, certains pays octroient les droits sur une marque au premier utilisateur alors que d’autres l’octroient au premier déposant.

Il importe également de distinguer l’immatriculation de son nom d’entreprise auprès du Registraire des entreprises du Québec, du concept d’emploi et enregistrement d’une marque de commerce portant sur le même nom. Le nom commercial inscrit et autorisé par le Registraire des entreprises du Québec n’est malheureusement pas garant de l’emploi qui peut être fait du même nom à titre de marque de commerce. En effet, les principes et effets juridiques applicables sont distincts et les recherches effectuées par le Registraire des entreprises sont sommaires. Ainsi, une dénomination sociale ou un nom commercial inscrit au registre des entreprises du Québec n’équivaut pas à avoir obtenu carte blanche pour l’emploi dudit nom au Canada en liaison avec toutes les activités ainsi que tous les produits et services envisagés par l’entreprise.

La plus grande prudence s’impose et elle se traduit entre autres par une vérification de disponibilité pour emploi, et potentiellement pour enregistrement, du nom sous lequel vous ferez connaître votre entreprise, vos produits ou vos services à titre de marque de commerce.

Le nom de domaine ne garantit rien!

Contrairement à certaines croyances populaires, l’enregistrement d’un nom de domaine pour votre entreprise ne procure aucun droit sur le nom comme tel. La disponibilité pour enregistrement d’un nom de domaine ne peut en aucun cas être considérée comme une indication que le nom en question peut être librement employé sur le marché sans contrevenir aux droits de tiers.

Conclusion

En somme, votre startup doit vérifier le plus tôt possible la disponibilité de son nom et de sa marque de commerce. Cette diligence vous épargnera d’énormes coûts et inconvénients de toutes sortes. Cette vérification devra tenir compte d’un ensemble de facteurs qui, une fois effectuée, vous donnera le degré de confort requis pour déployer le nom choisi. Elle vous permettra également d’obtenir la protection souhaitée (et souhaitable!) en fonction de vos plans de commercialisation et d’expansion.

N’hésitez pas à contacter notre équipe de spécialistes en marques de commerce qui accompagne un grand nombre d’entreprises en démarrage dans tous les secteurs d’activité et qui se fera un plaisir de vous guider en matière de vérification de disponibilité pour emploi, et enregistrement potentiel, de votre marque de commerce.

Johanne Auger et Chloé de Lorimier