Vous vendez sur internet et voulez donc protéger votre marque de commerce à l'international.

18 avril 2016

OUI, MAIS ...

JOHANNE AUGER, associée et agent de marques de commerce

Internet étant une vitrine internationale, votre présence en ligne vous permet d'offrir vos produits et services à l'échelle mondiale. Sachant qu’il n’y a pas que l’acquisition de nom(s) de domaine à considérer, vous désirez par conséquent un enregistrement de marque de commerce international. Bien que l'intention soit bonne, la réalité est toute autre.

En effet, il n'existe pas d'enregistrement international comme tel en matière de marque de commerce. Alors que faire lorsque les activités de l’entreprise sont essentiellement ou partiellement sur le web et que vous ne pouvez, à prime abord, déterminer où sera votre marché?

Bien qu'il existe un système de demande internationale par le biais duquel il est possible d'obtenir un enregistrement de marque de commerce dans les pays désignés dans ladite demande, le Canada n'est pas encore signataire du protocole (communément appelé Protocole de Madrid) permettant à ses entreprises et ses citoyens de déposer de telles demandes internationales auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Des démarches sont toutefois en cours à cet égard et le Canada devrait adhérer audit protocole en 2018.

Néanmoins, même lorsque ce sera le cas, il faudra tout de même désigner les pays dans lesquels l'enregistrement de la marque est souhaité au sein de ladite demande internationale. En effet, la protection d'une marque de commerce est territoriale et ne peut être obtenue à l'échelle internationale, à moins bien évidemment d'avoir produit des demandes d'enregistrement dans tous les pays/juridictions ou d'avoir désigné tous les pays signataires du Protocole de Madrid dans une éventuelle demande d'enregistrement internationale et complété la protection par la production de demande d'enregistrement dans tous les autres pays non-signataires.

Comment faire alors pour bien protéger votre marque quand vous vendez sur Internet? Tout d'abord, il est généralement recommandé de protéger votre marque dans votre pays d'origine, où vous vendrez vraisemblablement à court terme. Cet enregistrement pourra également potentiellement servir de base d'enregistrement à l'étranger et pourra aussi permettre, si le dépôt étranger est fait à l'intérieur d'un délai de six (6) mois du dépôt canadien, de revendiquer la date du dépôt dans son pays d'origine pour valoir à l'étranger.

Outre la production d'une demande d'enregistrement dans son pays d'origine, il y a également lieu de déterminer les pays particulièrement visés par votre offre de produits et services en tenant compte de vos plans de commercialisation à court et moyen termes, soit généralement un plan quinquennal. Il sera en effet avisé de produire des demandes d'enregistrement dans les pays particulièrement visés, si vous les connaissez bien entendu.

Que faire par contre lorsque votre site Internet est plutôt une ligne à la mer sans que vous sachiez vraiment d'où la demande proviendra? Dans ce cas, il sera important de surveiller étroitement la provenance des demandes de renseignements et des ventes sur le web afin d'ajuster votre stratégie de protection de marques de commerce en conséquence. En effet, puisque la plupart des pays ou juridictions accordent des droits sur une marque au premier déposant ("First to File"), il est important de réagir promptement et de produire une demande d'enregistrement dans les pays ou juridictions où l'intérêt pour vos produits et services s'est matérialisé.

Lorsque des discussions ont lieu avec d'éventuels partenaires, distributeurs, représentants, licenciés ou tout autre tiers qui, d'une façon ou d'une autre, pourrait employer votre marque à l'étranger, il est également important de se prémunir contre toute usurpation de votre marque par ledit tiers si les discussions venaient à achopper. À défaut, ledit tiers pourrait malheureusement en effet vous empêcher d'utiliser votre marque dans son territoire ou de le faire par le biais d'un autre partenaire éventuel. Outre la production d'une demande d'enregistrement dans les pays où vous avez des discussions, une entente de confidentialité et de non-divulgation comprenant une clause spécifique aux marques de commerce à être signée par vos éventuels partenaires étrangers peut également s'avérer d'une grande utilité.

Si vos produits sont fabriqués à l'étranger, des enregistrements préventifs dans les pays de fabrication sont également recommandés pour éviter que vos propres produits arborant votre propre marque soient bloqués aux frontières du pays de fabrication. Ce triste scénario devient trop souvent réalité lorsqu’un tiers a veillé à enregistrer votre marque de commerce ou une marque similaire en liaison avec des produits identiques ou similaires au vôtre dans ledit pays de fabrication et pris des arrangements avec les autorités douanières pour empêcher toute exportation desdits produits arborant pourtant votre marque...

On aura beau parler de production de demandes d'enregistrement et d'obtentions éventuelles d'enregistrements à l'étranger, encore faut-il que la marque y soit enregistrable et disponible pour emploi et enregistrement. Bien qu'il ne soit pas possible de prévoir tous les scénarios et qu'il serait d'ailleurs trop coûteux de le faire, une bonne stratégie de protection de marques de commerce à l'étranger tiendra compte des diverses considérations ci-dessus mentionnées et devra évoluer en fonction de la pénétration de marché de vos produits et services et du plan quinquennal de l'entreprise.

La vitrine internationale que donne Internet à vos produits et services offre facilement de très grandes possibilités. Les enjeux juridiques liés à l'emploi et l'enregistrement de vos marques à l'étranger peuvent tout aussi facilement se multiplier. Nos experts en marques de commerce de l'équipe stratégique Web de BCF pourront vous aider à identifier les priorités en matière de stratégie de protection internationale de marques de commerce et vous accompagner dans l'évolution du volet international de votre entreprise en tenant compte notamment non seulement de vos propres plans de commercialisation, mais également de la présence de vos concurrents à l'échelle mondiale.

Johanne Augerfait partie de l’équipe stratégique Web de BCF qui offre à notre clientèle des services et des conseils juridiques pertinents à propos de leur présence sur internet. Cet environnement en constante évolution requiert l’expertise d’une équipe multidisciplinaire comme celle de BCF.