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Terme de l’enregistrement canadien d’une marque de commerce réduit de 15 à 10 ans – Renouvellement hâtif des enregistrements existants à considérer

19 septembre 2014

De nombreuses modifications seront apportées prochainement à la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») et le gouvernement canadien est à modifier le Règlement sur les marques de commerce (le « Règlement ») et à prévoir des dispositions transitoires quant à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi prévue pour 2015.

L’une d’entre elles vise le terme d’un enregistrement de marque de commerce au Canada. Alors qu’il est présentement de quinze (15) ans, ce terme sera réduit à dix (10) ans. De plus, alors que le droit prescrit gouvernemental n’est présentement que de 350 $ pour le renouvellement, et ce, peu importe le nombre de marchandises et services couverts par l’enregistrement et les classes internationales dans lesquelles ces marchandises et services tombent, il est possible que le Règlement amendé impose des frais de renouvellement par classe internationale de marchandises et services puisque le Canada adoptera finalement la classification internationale des marchandises et services à laquelle la plupart des pays ont souscrit. Nous ne connaissons pas encore l’intention du gouvernement en matière de droits prescrits, à savoir si des droits prescrits par classe seront appliqués lors de la production de demande d’enregistrement, lors de l’enregistrement et/ou lors du renouvellement.

Puisqu’il est possible, dans l’état actuel des choses, de procéder à un renouvellement d’enregistrement par anticipation, et ce, dès l’émission d’un enregistrement, il pourrait être avantageux de procéder au renouvellement de tout enregistrement canadien de marque de commerce présentement en vigueur pour toute marque qu’il serait de votre intention de conserver au terme de son enregistrement.

En effet, l’interprétation et l’application des dispositions transitoires ne sont pas à ce stade connues. Il est probable que tout enregistrement venant à échéance d’ici à la fin 2015 (soit la date anticipée d’échéance, selon les informations disponibles à ce jour) puisse être renouvelé pour quinze (15) ans au lieu de dix (10) ans. Ainsi, l’avantage de procéder dès maintenant consiste non seulement à potentiellement bénéficier du terme de quinze (15) ans présentement en vigueur mais également d’éviter la possible imposition de droits prescrits par classe par le Registraire.

Pour tout enregistrement venant à échéance à compter de 2016 seulement, il pourrait y avoir également avantage de le renouveler dès maintenant afin de s’assurer d’éviter la possible imposition de droits prescrits par classe. Un enregistrement hâtif pourrait également faire en sorte de bénéficier du terme de quinze (15) ans au lieu de dix (10) ans bien que, selon les informations présentement disponibles, il semble que le Registraire reviendra sur tout renouvellement émis pour quinze (15) ans avant la date d’échéance des dispositions transitoires pour le ramener au terme de dix (10) ans qui entrerait en vigueur vers la fin de 2015. L’incertitude demeurant toutefois à cet égard, un renouvellement hâtif pourrait néanmoins être avantageux. Pour toutes les raisons ci-dessus mentionnées, nous vous invitons à considérer l’annexe ci-jointe faisant état du ou des enregistrements de marque(s) de commerce gérés par BCF que vous détenez avec leur(s) date(s) d’échéance respective(s) pour renouvellement. Si vous envisagez conserver la ou les marques visées par l’enregistrement ou les enregistrements en question à échéance, nous vous invitons à revenir vers nous avec vos instructions de renouvellement par retour de courriel.

En ce qui a trait aux marques figuratives (logos), nous vous invitons toutefois à la prudence si l’échéance de l’enregistrement est éloignée puisque de telles marques sont souvent sujettes à changement au fil du temps.

Veuillez noter que les frais de renouvellement sont présentement de 750 $ (incluant 400 $ en honoraires professionnels et 350 $ en droits prescrits gouvernementaux, avant taxes).

À défaut d’instructions de votre part de procéder dès maintenant au renouvellement de tout enregistrement de marque de commerce indiqué en annexe, aucune démarche ne sera entreprise à ce stade pour procéder au renouvellement. Nous communiquerons plutôt avec vous en temps opportun, soit, comme à l’habitude, dans les six (6) mois précédant l’échéance de tout enregistrement pour obtenir vos instructions.

Soyez assurés que nous continuons la gestion de tout délai de renouvellement et demeurons à votre service à cet égard.